16.4.2025

Perustelut

1. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan jos 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1, 7 — 10 tai 13 kohdassa mainitussa laissa tarkoitetun teollisoikeuden tuottaman yksinoikeuden loukkausta koskevassa asiassa tehdään väite rekisteröidyn teollisoikeuden tai teollisoikeuden rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta, menettämisestä tai kumoamisesta, markkinaoikeuden on, jollei sitä tarkoittavaa kannetta ole vireillä, asetettava määräaika, jonka kuluessa kanne on pantava vireille uhalla, että väitettä ei tutkita.

2. Pykälän 2 momentin mukaan markkinaoikeus käsittelee ja ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun loukkauskanteen ja vastakanteen samassa oikeudenkäynnissä. Markkinaoikeus voi kuitenkin erityisestä syystä keskeyttää loukkauskanteen käsittelyn siihen saakka, kunnes vastakanne on lopullisesti ratkaistu.

3. Pykälän 3 momentin mukaan mitä 1 ja 2 momentissa säädetään 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1, 7 — 10 ja 13 kohdassa mainituissa laeissa tarkoitetuista teollisoikeuksista, koskee soveltuvin osin myös muun ohella hyödyllisyysmallia. Hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus on kuitenkin tehtävä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

4. Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 4 §:n mukaan, jos asian ratkaisemisen kannalta on tärkeätä, että toisessa oikeudenkäynnissä tai muussa menettelyssä käsiteltävänä oleva kysymys ratkaistaan ensin, tai jos asian käsittelylle on muu pitkäaikainen este, tuomioistuin voi määrätä, että asian käsittelyä jatketaan vasta esteen poistuttua.

5. Edellä asian taustassa esitetyllä tavalla Kaarinan TR-Työstö Oy ja Renssi Finland Oy ovat kumpikin jo aiemmin vaatineet hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamista mitättömäksi, ja nämä asiat on lainvoimaisesti ratkaistu hallintolainkäytön järjestyksessä. Markkinaoikeudessa riita-asian järjestyksessä käsiteltävä loukkausasia on jo ollut useita vuosia keskeytettynä kyseisten vaatimusten käsittelyn ja muutoksenhaun ajaksi.

6. Markkinaoikeus toteaa, että oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 20 §:n
1 momentissa säädettyä menettelyä ei ole tarkoitettu käytettäväksi useita kertoja oikeudenkäynnin kuluessa niin, että asianosainen voisi esittää uusia mitätöintiperusteita uudella kanteella sen jälkeen, kun aiempi mitätöintikanne ei ole menestynyt. Menettelyn tarkoituksena on katsottava olevan ja myös riita-asian tuomioiden negatiivisesta oikeusvoimavaikutuksesta seuraa, että kaikki mitätöintiperusteet on esitettävä ja käsiteltävä yhdellä kertaa.

7. Saman periaatteen on katsottava soveltuvin osin koskevan myös tässä asiassa noudatettavaa pykälän 3 momentissa säädettyä menettelyä. Molempien vastaajien erikseen esittämät vaatimukset julistaa hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitättömäksi on jo hallintolainkäytön järjestyksessä lainvoimaisesti ratkaistu.

8. Tätä tukee myös se, että korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä on katsottu, että kun verkkotunnuksen myöntämistä koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu, samaa asiaa ei ollut mahdollista ottaa hallintomenettelyssä uudelleen käsiteltäväksi sillä perusteella, että asiassa on tuotu esille erilaisia perusteluja kuin aikaisemmissa käsittelyvaiheissa (KHO 30.9.2009 taltionumero 2415). Näin ollen myös nyt kysymyksessä oleviin hallintoprosessuaalisiin asioihin voi liittyä sellainen oikeusvoimavaikutus, joka estää saattamasta uudelleen vireille tuomioistuimessa jo lainvoimaisesti ratkaistua hallintoasiaa.

9. Patentti- ja rekisterihallitukselle 19.3.2025 tehdyssä vaatimuksessa hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseksi mitätöintivaatimuksen tekijöiksi on merkitty Primrose Oy, A, Kaarinan TR-Työstö Oy ja Renssi Finland Oy. A on Kaarinan TR-Työstö Oy:n ja Renssi Finland Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Vaatimuksen on laatinut Primrose Oy:n toimitusjohtajana toimiva auktorisoitu patenttiasiamies. Patentti- ja rekisterihallituksen lausumapyynnössä mitätöintivaatimuksen tekijäksi on merkitty Primrose Oy.

10. Markkinaoikeus katsoo, että merkitystä ei voida ainakaan tässä vaiheessa antaa sille, että Patentti- ja rekisterihallitus on ottanut vaatimuksen käsiteltäväkseen ainakin Primrose Oy:n tekemänä.

11. Markkinaoikeus toteaa, että hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistaminen on säädetty tapahtuvaksi hallintoasiana ja sitä koskeva muutoksenhaku tapahtuvaksi hallintolainkäytön järjestyksessä. Hyödyllisyysmallia ei voida julistaa mitättömäksi riita-asian käsittelyssä, kuten esimerkiksi patenttien osalta on tehtävissä. Tämän vuoksi yhtäältä hallintoasian ja toisaalta riita-asian käsittelyjen yhteensovittaminen voi olla joissakin tilanteissa haastavaa.

12. Lainsäädännön tarkoituksena ei kuitenkaan selvästikään voi olla se, että riita-asian käsittelyn ja ratkaisun saamisen voisi estää vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan tekemällä jatkuvasti uusia vaatimuksia julistaa hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitättömäksi. Tällaisessa tilanteessa ratkaisevaa merkitystä ei ole sillä, onko vaatimuksessa hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseksi esitetty uusia perusteita tai estejulkaisuja.

13. Markkinaoikeus katsoo, että riita-asioiden käsittelyn keskeyttäminen ei ole tässä tapauksessa perusteltua sen vuoksi, että Kaarinan TR-Työstö Oy tai Renssi Finland Oy olisivat tehneet uuden vaatimuksen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseksi eikä myöskään sen vuoksi, että näiden toimeksiannosta tai muutoin varsinaisten asianosaisten ulkopuoliset kolmannet osapuolet olisivat vaatineet hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamista mitättömäksi.

14. Sen sijaan on perusteltua katsoa, että mikäli hyödyllisyysmalli, johon riita-asiassa tehtävä ratkaisu perustuu, myöhemmin julistettaisiin mitättömäksi, mahdolliset seuraukset hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta saattaisivat tarvittaessa tulla jossakin muussa menettelyssä arvioitaviksi.

15. Näin ollen asiassa ei ole oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 4 §:ssä tai oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua perustetta keskeyttää tämän asian käsittelyä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää Kaarinan TR-Työstö Oy:n ja Renssi Finland Oy:n vaatimukset asian käsittelyn keskeyttämisestä asioissa dnro 387/2016 ja dnro 216/2020.