26.5.2021

Vaatimukset

Ferrari S.p.A. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) hylkäämiseksi Suomea koskien.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563 (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aiempiin EU-tavaramerkkeihin numerot 454546 (kuvio), 162099 FERRARI (kuvio), 161984 SF (kuvio), 162065 Ferrari (kuvio) ja 539585 Ferrari (kuvio).

Kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia kuin valittajan edellä mainittujen EU-tavaramerkkien luokassa 12 kattamat tavarat.

Kansainvälinen rekisteröinti ja valittajan aiemmat EU-tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia. Ne sisältävät samankaltaisen kuvioelementin, jossa on pystyasennossa oleva mustavalkoinen hevonen. Merkeissä hevoset ovat samanlaisessa asennossa takajaloillaan ja etujalat koukussa sekä samansuuntaisia. Ne myös koostuvat samankaltaisista tummemmista ja vaaleammista mustavalkoisista sävyistä. Asianomainen kohdeyleisö saattaisi erehtyä esimerkiksi luulemaan, että kansainvälisen rekisteröinnin merkki on päivitetty versio valittajan aiemmasta hevostavaramerkistä.

Aiemmat valittajan merkit ovat käytännössä yleisesti tunnettuja asianomaisen yleisön eli autoilijoiden keskuudessa. Merkkien hallitsevin osa eli hevoskuvio on lisäksi hyvin erottamiskykyinen.

Merkkien välillä on kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaara, koska niiden kattamat tavarat ovat käytännössä identtiset, merkkien hallitsevimmat osat eli hevoskuviot ovat hyvin samankaltaisia ja valittajan aiemmat EU-tavaramerkit ovat erityisen tunnettuja ja erottamiskykyisiä.

Kokonaisarvioinnissa on myös otettava huomioon se, että kansainvälinen rekisteröinti koostuu käytännössä kahden kuuluisan autovalmistajan, Ferrari S.p.A:n ja FCA Group Marketing S.p.A:n tavaramerkeistä. Kansainvälisessä rekisteröinnissä on hevoskuvio, joka jäljittelee valittajan merkeissä olevaa tunnettua pystyasennossa olevaa hevosta. Hevoskuvio on sijoitettu FCA Group Marketing S.p.A:n FIAT-tavaramerkin kehyskuvion sisälle. Sekaannusvaara valittajan aiempiin EU-tavaramerkkeihin on pyritty estämään jäljittelemällä kahta eri rekisteröityä tavaramerkkiä. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Kansainvälinen rekisteröinti ei ole sekaannusvaaran vuoksi tullut voimaan useissa eri maissa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä. Kansainvälisessä rekisteröinnissä ja valittajan aiemmissa EU-tavaramerkeissä ainoa yhtenevä asia on se, että merkeissä esiintyy hevonen. Tavaramerkkirekisteröinnillä ei kuitenkaan voi saada aihesuojaa. Se, että merkeissä esiintyy hevonen, ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa sillä hevoset poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Landtourer Automobile Co., Ltd:n vastaus

Landtourer Automobile Co., Ltd ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastausta.

1. Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 13.11.2019 tekemällään päätöksellä hylännyt Ferrari S.p.A:n väitteen kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) Suomea koskemista vastaan. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, ettei mainittu kansainvälinen rekisteröinti aiheuta sekaannusvaaraa aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin numerot 454546 (kuvio), 162099 FERRARI (kuvio), 161984 SF (kuvio), 162065 Ferrari (kuvio) ja 539585 Ferrari (kuvio).

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako mainittu kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran mainittuihin valittajan EU-tavaramerkkeihin.

Vertailtavat merkit ovat seuraavat:

• kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563:

• EU-tavaramerkki numero 454546:

• EU-tavaramerkki numero 162099:

• EU-tavaramerkki numero 161984:

• EU-tavaramerkki numero 162065:

• EU-tavaramerkki numero 539585:

Markkinaoikeus toteaa, että EU-tavaramerkki 454546 (kuvio) on ulkoasultaan lähimpänä kansainvälistä rekisteröintiä, joten sekaannusvaaran arviointi on tarkoituksenmukaista suorittaa ensiksi näiden kahden merkin välillä.

Asiassa on valituksen perusteella lisäksi tarvittaessa arvioitava sitä, onko kansainvälistä rekisteröintiä haettu vilpillisessä mielessä ja mikä merkitys tällä olisi merkin Suomessa voimaan saattamisen osalta.

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

Tavaramerkkilain 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n (616/2016) 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Vertailtaessa tavaroiden samankaltaisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon niiden välinen yhteys kaupallisesta näkökulmasta. Tässä arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat jakelukanavat, kohdeyleisö ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti kattaa seuraavat tavarat luokassa 12: ”Electric vehicles; automobile chassis; hub caps; vehicle running boards; ski carriers for cars; automobiles; automobile bodies; bumpers for automobiles; spare wheel covers; hubs for vehicle wheels.”

Valittajan EU-tavaramerkki 454546 (kuvio) kattaa luokassa 12 muun ohella seuraavat tavarat: ”Ajoneuvot; Maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; Erityisesti autot, niiden varaosat ja varusteet, jotka sisältyvät luokkaan 12; Autonkorit; Autonalustat; Autonrenkaat; Puskurit autoihin; Pölykapselit; Ajoneuvopyörien navat; Sähkömoottorit maa-ajoneuvoihin; Suksitelineet autoihin; Puskurit ajoneuvoihin; Autojen alustat; Ajoneuvojen astinlaudat.”

Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1406563 (kuvio) ja valittajan EU-tavaramerkki 454546 (kuvio) koskevat luokassa 12 samoja tavaroita. Valittajan mukaan merkit koskevat luokassa 12 samoja tai samankaltaisia tavaroita. Markkinaoikeus toteaa, ettei tavaroiden samankaltaisuutta ole syytä arvioida asiassa esitetyn perusteella tältä osin toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt.

3. Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta sekä Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Kysymyksessä olevien luokan 12 tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä autoalan ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. esim. Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö. Ottaen huomioon nyt kysymyksessä olevien tavaroiden luonne, kohdeyleisöön kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuusastetta on kuitenkin pidettävä tavanomaista korkeampana.

4. Merkkien vertailu

Vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että erottamiskyvyn arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon muun muassa tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekä kauppakamarien tai muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 22 ja 23 kohta).

Nyt kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti on kuviomerkki, joka muodostuu ulkoreunaltaan ympyrän muotoisen kehyksen sisällä olevasta loikkaavasta tai hyppäävästä hevosesta, jota on myös pidettävä sen hallitsevimpana ja erottamiskykyisimpänä osana. Merkissä oleva yksinkertainen kehys on korkeintaan heikosti erottamiskykyinen osa merkkiä.

Valittajan EU-tavaramerkki numero 454546 (kuvio) koostuu takajaloilleen nousseesta hevosesta.

Valittajan mukaan sen aikaisemmat EU-tavaramerkit ovat yleisesti tunnettuja valittajan esittämän merkityksellisen kohdeyleisön eli autoilijoiden keskuudessa. Lisäksi valittajan mukaan sen merkit ovat erityisen erottamiskykyisiä. Valittaja on tältä osin vedonnut esittämäänsä selvitykseen, jonka mukaan Ferrari on kuulunut vuosina 2018 — 2019 maailman vahvimpien brändien joukkoon. Kyseisestä selvityksestä ei käy ilmi, miltä osin tämä johtopäätös on perustunut sanan Ferrari tunnettuuteen ja miltä osin kohdeyleisö yhdistää EU-tavaramerkissä numero 454546 esiintyvän hevoskuvion samaan kaupalliseen alkuperään. Koska tarkasteltavana oleva valittajan EU-tavaramerkki numero 454546 (kuvio) muodostuu yksin hevoskuviosta, sanan Ferrari mahdollisella korostuneella erottamiskyvyllä ei ole merkitystä nyt suoritettavassa arvioinnissa. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin todeta, että pelkän hevoskuvion sisältävä valittajan EU-tavaramerkki 454546 (kuvio) olisi ollut korostuneen erottamiskykyinen kansainvälisen rekisteröinnin hakemushetkellä sen vuoksi, että se olisi ollut tunnettu asianomaisen kohderyhmän keskuudessa.

Markkinaoikeus katsoo, että vertailtavia merkkejä on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisinä kysymyksessä oleville tavaroille.

Vertailtavista merkeistä kansainvälisessä tavaramerkissä esiintyy kuvio hyppäävästä hevosesta ja valittajan aiemmassa EU-tavaramerkissä takajaloilleen nousseesta hevosesta. Hevosten liike kohdistuu samaan suuntaan ja liikettä voidaan pitää samankaltaisena, vaikkakaan ei identtisenä. Valittajan aiemmassa EU-tavaramerkissä on esitetty musta hevonen, kun taas kansainvälisessä rekisteröinnissä on esitetty vaalea hevonen tummaa taustaa vasten. Markkinaoikeus toteaa, että vertailtaessa merkkejä rinnakkain niissä on eroja kuvioiden yksityiskohdissa. Hevoskuviot ovat kuitenkin kokonaisuutena arvioiden samankaltaisia. Kansainvälisen rekisteröinnissä on pyöreät kehykset, kun taas valittajan aiemmassa EU-tavaramerkissä ei ole kehyksiä. Kansainvälisen rekisteröinnin kehys on tavanomainen, eikä erityisen erottamiskykyinen. Markkinaoikeus katsoo, että merkit ovat ulkoasultaan niissä esiintyvän ja niitä hallitsevan hevoskuvion takia samankaltaiset.

Molemmissa merkeissä on kuvattu takajaloilleen noussut tai hyppäävä hevonen, joten niiden merkityssisältöä on pidettävä samankaltaisina.

Lausuntatavan osalta merkkejä ei voida vertailla, koska merkkeihin ei sisälly sanaosia.

Kansainvälinen rekisteröinti on siten ulkoasultaan ja merkityssisällöltään samankaltainen valittajan EU-tavaramerkin 454546 (kuvio) kanssa.

5. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden kohdeyleisö mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Erityisesti keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkit kattavat. Merkkien välillä on sekaannusvaara, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Edellä todetuin tavoin kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) ja kysymyksessä olevan valittajan EU-tavaramerkin 454546 (kuvio) kattamat tavarat ovat samoja. Merkit ovat ulkoasultaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia.

Vaikka merkkien hallitsevan osan hevoskuvioiden ulkoasujen yksityiskohdissa on tiettyjä eroavuuksia, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden nämä eroavuudet eivät kohdeyleisön tavanomaista korkeammasta tarkkaavaisuusasteesta huolimatta riitä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa erityisesti, kun otetaan huomioon kohdeyleisön epätäydellinen muistikuva. Kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

EU-tavaramerkin numero 454546 (kuvio) ja kansainvälisen rekisteröinnin numero 1406563 (kuvio) välisen sekaannusvaaran vuoksi valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on kumottava.

Todettu sekaannusvaara ja asian lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua valittajan muista valitusperusteista.