17.12.2008

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on ruotsinkielisellä päätöksellään 20.1.2005 hylännyt Diners Club Nordic AB:n hakemuksen tavaramerkin YRITYKSILLE, JOTKA VAATIVAT ENEMMÄN rekisteröinnistä tavaroille "magnetiserade betal- och kreditkort" luokassa 9 ja "betal- och kreditkort (ej magnetiserade)" luokassa 16 sekä palveluille "finansiella tjänster" luokassa 36.

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksensä perusteluissa viitaten tavaramerkkilain 13 §:ään lausunut, että haettu merkki on vailla erottamiskykyä, eikä ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita ja palveluita muiden vastaavista. Merkki muodostuu iskulauseesta YRITYKSILLE, JOTKA VAATIVAT ENEMMÄN, joka on yleisesti käytetty markkinoinnissa. Iskulauseella on siten vapaanapitämisen tarve.

Yhtiö on suomenkielisellä valituskirjelmällä valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut valituksen johdosta lausunnon ja yhtiö lausunnon johdosta vastaselityksen.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan ratkaisu

Valituslautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen ja pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perusteluineen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Yhtiö on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa tehdyt päätökset ja katsoo, että yhtiön tavaramerkki on tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla erottamiskykyinen.

Yhtiön tavaramerkkihakemus voidaan hylätä ainoastaan sillä perusteella, että asiassa voidaan yksiselitteisesti todeta, että yhtiön merkin mukainen iskulause on markkinoilla yleisesti käytetty tunnus niille tavaroille ja palveluille, joita hakemus koskee, ja että iskulauseelle on siten yleinen vapaanapidon tarve. Asiassa on esitetty jo Patentti- ja rekisterihallitukselle selvitystä siitä, että yhtiön tavaramerkin mukaista iskulausetta ei ole markkinoilla yleisesti käytetty. Lisäksi asiassa on merkitystä sillä, että rekisteröintiä on haettu hyvin suppealle tavara- ja palveluluettelolle luokissa 9, 16 ja 36 ja että merkin erottamiskykyä on harkittava vain suhteessa näihin tavaroihin ja palveluihin.

Yhtiön tavaramerkin rekisteröitävyyttä tukee vahvasti myös se, että vastaavaa iskulausetta tarkoittava tavaramerkki FÖR FÖRETAG SOM KRÄVER MER on rekisteröity Ruotsissa ja tavaramerkki FOR VIRKSOMHEDER SOM KRÆVER MERE Tanskassa ilman käyttönäyttöä.

Selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut ennen muuta, että tavaramerkiksi haettu merkki YRITYKSILLE, JOTKA VAATIVAT ENEMMÄN on iskulause. Myös iskulause voi toimia tavaramerkkinä, mutta myös sen tulee täyttää tavaramerkin erottamiskykyä koskevat kriteerit.

Tavaramerkiksi haettu iskulause ei suoraan kuvaile hakemuksen tavaroita ja palveluita. Mutta kuluttajat eivät käsitä ilmaisua YRITYKSILLE, JOTKA VAATIVAT ENEMMÄN jonkin tietyn elinkeinonharjoittajan tavaramerkiksi, vaan ymmärtävät sen paremminkin yleisesti käytetyksi mainoslauseeksi. Tavaramerkissä ei ole mitään sellaista omaperäistä ja keksinnöllistä, joka yhdistäisi sen juuri tiettyyn elinkeinonharjoittajaan ja assosioisi sen tämän tavaroihin ja palveluihin.

Valituskirjelmässä on esitetty muun ohessa, että internetistä google-hakukoneella ei löydy yhtään osumaa, kun etsitään lausetta YRITYKSILLE, JOTKA VAATIVAT ENEMMÄN. Vaikka iskulausetta ei internetistä löytyisikään, se ei tarkoita sitä, että merkki olisi erottamiskykyinen ja rekisteröintikelpoinen.

Vastaavaa iskulausetta tarkoittavat tavaramerkit on rekisteröity Ruotsissa ja Tanskassa valittajan mukaan ilman käyttönäyttöä. Näiden merkkien rekisteröintiperusteista ei valituslautakunnalla ole tietoa, joten niiden osalta ei voi lausua mitään. Kuitenkaan muiden maiden päätökset eivät ole Suomen viranomaisia sitovia.

Valituslautakunta katsoo, että korkeimmalla hallinto-oikeudelle annetussa valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista uutta, mitä ei olisi jo otettu huomioon asiaa käsiteltäessä.

Yhtiö on antanut vastaselityksen, jossa on todettu ennen muuta, että tavaramerkkilaki ei millään tavoin edellytä, että tavaramerkki olisi omaperäinen tai keksinnöllinen. Lisäksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ratkaisussaan asiassa T-138/00, jossa oli kysymys sanamerkin DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT erottamiskyvystä, katsonut, että iskulauseisiin ei ollut sovellettava ankarampaa arviointiperustetta kuin muunlaisiin merkkeihin.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan ja Patentti- ja rekisterihallituksen päätökset sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain säännösten lisäksi asiassa on myös otettava huomioon Euroopan yhteisöjen neuvoston ensimmäinen direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämiseksi 89/104/ETY, jäljempänä tavaramerkkidirektiivi, sekä sitä koskeva oikeuskäytäntö.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaan muun muassa seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;
c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia; sekä
d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi.

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan ensimmäisessä kappaleessa on lausuttu, että sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Seitsemännessä kappaleessa on puolestaan lausuttu, että niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat; tämän vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejä merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista; perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle, esimerkiksi erottuvuuden puuttuminen tai tavaramerkin ja aikaisempien oikeuksien välinen etuoikeus, on lueteltava tyhjentävästi, vaikka jotkin näistä perusteista ovat valinnaisia jäsenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitää nämä perusteet voimassa tai antaa niistä säännöksiä; jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai säätää lainsäädännössään rekisteröinnin epäämiselle tai mitättömyydelle perusteita, jotka liittyvät tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytyksiin ja joita lähentämistä koskevat säännökset eivät koske, esimerkiksi perusteita, jotka koskevat sitä, kuka voi saada tavaramerkin, tavaramerkin uudistamista tai maksuja taikka jotka liittyvät menettelyä koskevien säännösten noudattamatta jättämiseen.

Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (EY) N:o 40/90 yhteisön tavaramerkistä, jäljempänä tavaramerkkiasetus, sisältää hyvin pitkälle tavaramerkkidirektiivin edellä mainittuja säännöksiä vastaavat säännökset. Ehdottomista hylkäysperusteista on säädetty tavaramerkkiasetuksen 7 artiklassa. Myös tavaramerkkiasetusta koskevalle oikeuskäytännölle voidaan siten antaa merkitystä käsillä olevaa asiaa ratkaistaessa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tavaramerkkidirektiivin soveltamista koskevassa ennakkoratkaisussaan asiassa C-218/01 Henkel KGaA muistuttanut (kohta 59), että ensimmäisen perustelukappaleensa mukaan direktiivillä on tarkoitus lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä. Direktiivin seitsemännen perustelukappaleen mukaan niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat.

Liittyen tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiin ratkaisussa on todettu (kohdan 65 toinen kappale), että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon sen seikan, että toisessa jäsenvaltiossa on jo rekisteröity sama tavaramerkki samoja tavaroita tai palveluja varten, yhdessä kaikkien sellaisten olosuhteiden kanssa, jotka tämän viranomaisen on otettava huomioon tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi, mutta tämä seikka ei ole ratkaiseva silloin, kun tämä viranomainen päättää, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä vai ei.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tavaramerkkiasetuksen soveltamista koskevassa ratkaisussaan asiassa C-64/02 P, jossa oli kysymys sanamerkin DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT erottamiskyvystä, katsonut (kappaleet 31-36), että iskulauseista muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnille ei voinut asettaa erilaista ja ankarampaa arviointiperustetta kuin muunlaisille merkeille. Iskulauseeltakaan ei siten voinut edellyttää mielikuvituksellisuutta ja jopa "käsitteellistä ristiriitaa, joka yllättäisi ja jonka voisi näin ollen palauttaa mieleen".

Ratkaisusta käy myös ilmi (kappale 38), että sanamerkin katsominen erottamiskyvyttömäksi sillä perusteella, että sitä käytetään yleisesti kaupallisessa viestinnässä ja erityisesti mainoksissa, edellyttää näytön esittämistä tällaisesta näkemyksestä.

Edelleen ratkaisussa on katsottu (kappaleet 43 ja 44), että siinä kysymyksessä olevan tavaramerkin kaltaisen tavaramerkin erottamiskykyä on oikeuskäytännön mukaan arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää tavaramerkin.

Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn arviointi

Tavaramerkiksi haettu iskulause YRITYKSILLE, JOTKA VAATIVAT ENEMMÄN ei suoraan kuvaile hakemuksen tavaroita ja palveluita, joten se ei tällä perusteella ole erottamiskyvytön.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa pitänyt haettua tavaramerkkiä erottamiskyvyttömänä sillä perusteella, että merkissä ei ole mitään sellaista omaperäistä ja keksinnöllistä, joka yhdistäisi sen juuri tiettyyn elinkeinonharjoittajaan ja assosioisi sen tämän tavaroihin ja palveluihin.

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaramerkki on siten tavaroiden ja palveluiden yksilöimisväline. Tavaramerkiltä ei kuitenkaan edellytetä sitä, että se yhdistäisi tietyn elinkeinonharjoittajan sekä tämän tavarat ja palvelut toisiinsa. Tavaramerkkilaki tai Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö eivät myöskään edellytä, että tavaramerkin tulisi olla erityisen omaperäinen tai keksinnöllinen. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan iskulauseista muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnille ei voida asettaa erilaista ja ankarampaa arviointiperustetta kuin muunlaisille merkeille.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perusteluissa on todettu, että iskulausetta YRITYKSILLE, JOTKA VAATIVAT ENEMMÄN on yleisesti käytetty markkinoinnissa. Valittaja on kiistänyt tämän ja osaltaan esittänyt selvitystä siitä, että tällaista iskulausetta ei olisi yleisesti käytetty markkinoinnissa. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on valituksenalaisesta päätöksestään poiketen pitänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa tätä erimielisyyttä ratkaisuun vaikuttamattomana lausumalla, että vaikka iskulausetta ei internetistä löytyisikään, se ei tarkoita sitä, että merkki olisi erottamiskykyinen ja rekisteröintikelpoinen. Asiassa esitetty selvitys ei näin ollen tue sitä, että haettua merkkiä olisi yleisesti käytetty hakemuksen kattamien tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa.

Tavaramerkkilainsäädäntöä on pitkälti yhdenmukaistettu kansainvälisillä yleissopimuksilla ja Euroopan unionin lainsäädännöllä kansainvälisen vaihdannan ja taloudellisen yhdentymisen edistämiseksi. Tästä ei sinänsä seuraa kansalliselle rekisteröintiviranomaiselle oikeudellista sidonnaisuutta toisten valtioiden samaa tai samaa tarkoittavaa tavaramerkkiä koskeviin ratkaisuihin. Suomen kansallisen rekisteröintiviranomaisen tulisi kuitenkin ratkaisutoiminnassaan yhdenmukaistamistavoitteiden mukaisesti kiinnittää huomiota siihen, miten Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden viranomaiset menettelevät samoja tavaroita tai palveluja koskevan saman tavaramerkin rekisteröintiin liittyvässä ratkaisutoiminnassaan. Käsillä olevassa tilanteessa ei siten ole syytä sivuuttaa sitä, että haettua tavaramerkkiä vastaava merkki on rekisteröity Ruotsissa ja Tanskassa.

Edellä kerrotuilla perusteilla Diners Club Nordic AB:n hakemusta Patentti- ja rekisterihallitukselle ja valitusta Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalle ei olisi tullut hylätä haetun tavaramerkin erottamiskyvyttömyyden perusteella.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Rihto, Niilo Jääskinen, Ahti Vapaavuori, Irma Telivuo ja Matti Pellonpää. Asian esittelijä Sami Myöhänen.