5.5.2023

Vaatimukset

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen siltä osin kuin siinä on katsottu, ettei Kesko Oyj ole tehnyt tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintihakemusta vilpillisessä mielessä ja ettei Kesko Oyj olisi hakenut rekisteröintiä haitta- ja estomielessä sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 275243 K-Apteekki mitätöimiseksi.

Lisäksi Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Kesko Oyj:n korvamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 15.260 eurolla.

Perusteet

Kesko on hakenut tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Apteekkiyhtiöt on 15.3.2017 merkinnyt verkkotunnuksen k-apteekki.fi ja ottanut sen välittömästi käyttöön ravintolisien ja muiden vapaasti myytävien apteekkituotteiden verkkokauppatoiminnassa. Verkkotunnusta k-apteekki.fi käyttäneelle verkkosivuston kävijälle on näkynyt osoiterivillä vierailun ajan verkkokaupan osoitteena verkkotunnus k-apteekki.fi. Verkkosivujen sisältö on koostunut ravintolisiä ja muita vapaita apteekkituotteita esittelevästä ja myyvästä verkkokauppasisällöstä. Apteekkiyhtiöt on käyttänyt verkkotunnuksen k-apteekki.fi dominanttia osaa K-APTEEKKI vitamiinien markkinoinnissa loppuvuodesta 2018 kevääseen 2019 ja lisäksi kyseinen osa on ollut käytössä yrityshakemistoissa esiintyneissä Apteekkiyhtiöiden tiedoissa.

Kesko on ennen tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintihakemuksen tekemistä vieraillut verkkotunnusta k-apteekki.fi käyttäen Apteekkiyhtiöiden verkkosivustolla, jossa verkkotunnus on ollut käytössä edellä kuvatulla tavalla. Kesko on tavaramerkin rekisteröintihakemusta tehdessään ollut tietoinen Apteekkiyhtiöiden verkkotunnuksesta ja sen käytöstä.

Vilpillisen mielen käsite ei edellytä tietoisuutta siitä, että toinen olisi aikaisemmin käyttänyt nimenomaan tavaramerkkinä samaa tai sekoitettavissa olevaa tunnusta. Vilpillinen mieli ei muutoinkaan edellytä aikaisempaa tavaramerkkiä, vaan tavaramerkin rekisteröinnin hakeminen missä tahansa väärinkäytöstarkoituksessa tai hyvän liiketavan vastaisesti voidaan katsoa osoittavan vilpillistä mieltä.

Tavaramerkin K-Apteekki rekisteröimisen jälkeen Kesko on vaatinut verkkotunnusta k-apteekki.fi itselleen ja vedonnut tässä yhteydessä tavaramerkkiin K-Apteekki. Kesko on saattanut markkinaoikeudessa vireille Apteekkiyhtiöitä vastaan kieltokanteen, mikä osoittaa, että sen tarkoituksena on ollut käyttää tavaramerkkiä K-Apteekki siihen, että se saisi sen avulla omakseen Apteekkiyhtiöiden aikaisemman verkkotunnuksen k-apteekki.fi. Kesko ei myöskään ole ottanut käyttöön tavaramerkkiä K-Apteekki. Keskolle rekisteröidyt muut tavaramerkit, joihin sisältyy K-kirjain ja jokin yleissana, eivät merkitse sitä, etteikö Kesko olisi ollut tavaramerkkiä K-Apteekki hakiessaan vilpillisessä mielessä.

Vaatimukset

Kesko Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.333,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kesko on hakenut tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintiä vilpittömässä mielessä. Kesko ei ole ollut tietoinen verkkotunnuksesta k-apteekki.fi tavaramerkin K-Apteekki hakemishetkellä. Vaikka Kesko olisikin ollut tietoinen verkkotunnuksesta, sillä ei olisi ollut syytä olla hakematta tavaramerkin rekisteröintiä eikä tietoisuus verkkotunnuksesta olisi muodostanut vilpillistä mieltä. Kesko ei myöskään ole ollut tietoinen tavaramerkin hakemishetkellä toisen yhtiön elinkeinotoiminnassa käytettävästä tunnuksesta, koska Apteekkiyhtiöillä ei ole ollut tällaista tunnusta. Kesko ei ole hakenut tavaramerkkiä epärehellisessä tarkoituksessa tai pyrkinyt estämään Apteekkiyhtiöiden liiketoimintaa tai verkkotunnuksen käyttöä muutoin kuin tavaramerkkilainsäädännön mahdollistamassa laajuudessa.

Verkkotunnuksen k-apteekki.fi alla ei ole ollut sisältöä keväällä 2020 Keskon tultua tietoiseksi verkkotunnuksen merkitsemisestä. Verkkotunnuksen merkitsemisestä on tuolloin ollut kulunut noin kolme vuotta ja sitä on käytetty vain uudelleenohjaamiseen verkkosivustolle suomenapteekki.eu. Kesko ja Apteekkiyhtiöt ovat käyneet verkkotunnuksen k-apteekki.fi siirtämisestä kirjeenvaihtoa, missä yhteydessä Apteekkiyhtiöt on esittänyt Keskolle kohtuuttoman hintapyynnön verkkotunnuksesta. Vasta tämän jälkeen Apteekkiyhtiöt on ensimmäistä kertaa luonut sisältöä verkkosivustolle kapteekki.fi.

Verkkotunnuksen käyttäminen ainoastaan uudelleenohjaukseen Apteekkiyhtiöiden verkkosivustolle suomenapteekki.eu ei muodosta tunnuksen käyttöä elinkeinotoiminnassa siten, että se voisi johtaa tavaramerkin mitätöintiin. Verkkotunnusta ei tällaisessa toiminnassa ole käytetty kaupallisena tunnuksena, jolle olisi voinut muodostua itsenäistä kaupallista arvoa tai tunnettuutta siten, että se olisi tullut tunnetuksi haltijansa kaupallisena tunnuksena.

Keskolla on ollut suunnitelmia tavaramerkin K-Apteekki käyttöön ottamiselle, mutta ne ovat estyneet muun ohella Apteekkiyhtiöiden aloitettua k-apteekki.fi-tunnuksen käytön tavaramerkin kattamille tavaroille ja palveluille. Joka tapauksessa Keskolla on viisi vuotta tavaramerkin rekisteröinnistä aikaa ottaa tavaramerkki käyttöön.

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko Kesko hakenut tavaramerkin numero 275243 K-Apteekki rekisteröintiä vilpillisessä mielessä ja tuleeko tavaramerkki mitätöidä. Markkinaoikeudessa ei ole esitetty valitusperusteena sitä asian käsittelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa esitettyä, että tavaramerkki K-Apteekki tulisi mitätöidä erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

Tavaramerkin mitätöintiä voidaan tavaramerkkilain 53 §:ssä säädetyn mukaisesti vaatia paitsi kanteella tuomioistuimessa myös hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa, mistä tässä asiassa on kysymys.

Tavaramerkkilain 57 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin mitätöintiä koskeva asia ratkaistaan hallinnollisessa menettelyssä hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella.

Tavaramerkkilakin 48 §:n mukaan tavaramerkin mitätöintiperusteista säädetään muun ohella lain 12 §:ssä. Mitätöinnissä on lisäksi huomioitava mahdolliset muuttuneet olosuhteet.

Tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkki on mitätöitävä, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa vailla erimielisyyttä on, että Apteekkiyhtiöt on 15.3.2017 merkinnyt verkkotunnuksen k-apteekki.fi, mistä lähtien verkkotunnus on ollut Apteekkiyhtiöiden käytössä ja sitä koskevat tiedot ovat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 164 ja 167 §:ssä tarkoitetulla tavalla olleet merkittynä Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään verkkotunnusrekisteriin. Kesko on puolestaan 7.5.2019 hakenut tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintiä erilaisille tavaroille ja palveluille luokissa 3, 5, 35 ja 44. Tavaramerkki K-Apteekki on rekisteröity Keskolle 26.6.2019.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentin tarkoituksena on muun ohella estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella (HE 201/2018 vp s. 99).

Vilpillisen mielen määräävä ajankohta on tavaramerkin hakemishetki (ks. esim. HE 201/2018 vp s. 100). Toisaalta tavaramerkkihakemuksen jättämistä edeltävät ja sen jälkeiset tosiseikat ja niitä koskeva näyttö voidaan ottaa huomioon arvioitaessa tavaramerkin hakijan tarkoitusta tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemiseksi.

Tavaramerkkilain tulkinnassa voidaan ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen unionin tavaramerkkioikeutta koskeva oikeuskäytäntö. Sen mukaan arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C529/07, EU:C:2009:361, 39 ja 53 kohta).

Oikeuskäytännön mukaan aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä, ja näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei täytä keskeistä tehtäväänsä eli sitä, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä. Samoin se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun merkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä (ks. em. tuomio, 43 — 46 kohta).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, että vilpillistä mieltä koskevaa ehdotonta mitättömyysperustetta sovelletaan silloin, kun merkityksellisistä ja yhtäpitävistä seikoista ilmenee, että EU-tavaramerkin haltija ei ole hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun, vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman erityistä kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin (ks. tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C104/18 P, EU:C:2019:724, 46 kohta).

Asian arviointi

Edellä todetun perusteella vilpillisen mielen arvioinnissa on otettava huomioon etenkin se, että tavaramerkin hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että joku toinen käyttää samalle tai samankaltaiselle tavaralle tai palvelulle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröintiä haetaan. Tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentin tarkoituksena on muun ohella estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella.

Apteekkiyhtiöt on esittänyt, että Kesko on tavaramerkin rekisteröintihakemusta tehdessään 7.5.2019 ollut tietoinen Apteekkiyhtiöiden vitamiinien markkinoinnissa käyttämästä samankaltaisesta merkistä. Lisäksi Kesko on vieraillut verkkotunnusta k-apteekki.fi käyttäen Apteekkiyhtiöiden verkkosivustolla, jossa myös kyseinen verkkotunnus on ollut käytössä ja näkyvillä osoiterivillä. Verkkotunnus on esiintynyt myös Apteekkiyhtiöiden yhteystiedoissa yrityspalveluhakemistossa ja ollut käytössä ravintolisien ja muiden vapaasti myytävien apteekkituotteiden verkkokauppatoiminnassa.

Apteekkiyhtiöt on esittänyt näyttönä valokuvia vitamiinivalmisteiden tuotepakkausten suunnittelukuvista ja yhden valokuvan mainoksesta, joissa esiintyy verkkotunnukseen kapteekki.fi sisältyvä osa K-APTEEKKI. Valokuvista ei kuitenkaan ilmene milloin ne on otettu.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetystä selvityksestä ei käy ilmi, että Apteekkiyhtiöt olisi käyttänyt verkkotunnusta k-apteekki.fi ravintolisien ja muiden vapaasti myytävien apteekkituotteiden verkkokauppatoiminnassa tai kyseiseen verkkotunnukseen sisältyvää sanaosaa K-APTEEKKI vitamiinien kaupallisen alkuperän osoittavana tunnuksena ennen kuin Kesko on hakenut tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintiä.

Lisäksi Apteekkiyhtiöt on esittänyt selvitystä siitä, että sen yhteystietoihin on ollut merkittynä finder.fi-verkkopalvelussa verkkotunnus www.k-apteekki.fi 5.12.2017 lähtien. Apteekkiyhtiöt ei ole esittänyt muuta selvitystä verkkotunnuksen perusteella avautuneiden verkkosivujen sisällöstä tai verkkotunnuksen käyttämisestä.

Markkinaoikeus toteaa, että verkkotunnus sisältää merkkejä ja se vastaa yhtä tai useampaa internetin protokollaosoitetta (IP-osoite), joiden avulla voidaan tunnistaa tietty verkkosivu tai verkkosivusto internetissä. Verkkotunnus toimii siten tietyn internetsijainnin osoitteena tai sähköpostiosoitteena. Vaikka verkkotunnukset ovatkin yksilöllisiä ja niillä voi olla kaupallista arvoa, merkitty verkkotunnus ei lähtökohtaisesti kuulu teollisoikeuksiin eikä verkkotunnuksen merkintä muodosta yksinoikeutta. Verkkotunnuksen käyttäminen voi kuitenkin muodostaa kaupallisen alkuperän yksilöivän tunnuksen, mikäli sitä on käytetty tällä tavalla.

Merkin tai muun tunnuksen käytöllä tarkoitetaan tavaramerkkioikeudellisessa yhteydessä merkin tai muun tunnuksen käyttöä elinkeinotoiminnassa. Apteekkiyhtiöiden tässä asiassa esittämästä selvityksestä ei käy ilmi, että Apteekkiyhtiöt olisi käyttänyt verkkotunnusta kaupallisen alkuperän yksilöivänä tunnuksena ennen kuin Kesko on hakenut tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintiä. Vaikka esitetyn selvityksen perusteella verkkotunnus kapteekki.fi on ollut Apteekkiyhtiöiden verkkosivujen internetsivujen osoitteena yhdessä yrityspalveluhakemistossa, ei kyseinen verkkotunnuksen käyttäminen osoita verkkotunnusta käytetyn kaupallisen alkuperän yksilöivänä tunnuksena.

Asiassa esitetystä selvityksestä ei näin ollen ole käynyt ilmi, että Apteekkiyhtiöt olisi käyttänyt verkkotunnusta k-apteekki.fi tavaramerkkilaissa tarkoitetulla tavalla tavaramerkkinä ennen kuin Kesko on hakenut tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintiä 7.5.2019.

Edellä todettuun nähden Keskon vilpillistä mieltä asiassa ei osoita pelkästään se, että verkkotunnuksen k-apteekki.fi perusteella avautuvalla Apteekkiyhtiöiden hallinnoimalla verkkosivustolla on ainakin 2.5.2019 vierailtu IP-osoiteella, jonka käyttäjänä on Kesko. Niin ikään Keskon vaatimukset verkkotunnusta k-apteekki.fi koskien tai sen markkinaoikeudessa vireille saattamat riita-asia ja markkinaoikeudellinen asia eivät sellaisenaan osoita Keskon vilpillistä mieltä nyt kysymyksessä olevan tavaramerkin hakemisessa. Koska tavaramerkin hakijalla on viisi vuotta aikaa ottaa tavaramerkki tosiasialliseen käyttöön tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti, vilpillistä mieltä ei osoita myöskään se, että Kesko ei Apteekkiyhtiöiden esittämällä tavalla vielä olisi alkanut käyttää tavaramerkkiään sen rekisteröinnin jälkeen.

Markkinaoikeus katsoo asiassa esitettyä selvitystä kokonaisuutena arvioiden, että Kesko ei ole tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintihakemusta tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.

Johtopäätös

Tavaramerkin K-Apteekki rekisteröinnille ei ole ollut tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentin mukaista estettä, eikä rekisteröintiä tule mitätöidä. Valitus on näin ollen hylättävä.